Acuerdo sobre los ADPIC: visión general

Observancia de los derechos de propiedad intelectual   Volver al principio

Las disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual figuran en la Parte III del Acuerdo, que se divide en cinco secciones. En la primera se enuncian las obligaciones generales a las que deben responder todos los procedimientos de observancia. Están encaminadas principalmente a asegurar su eficacia y el cumplimiento de determinados principios básicos de garantías procesales. Las siguientes secciones tratan de los procedimientos y recursos civiles y administrativos, las medidas provisionales, las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y los procedimientos penales. Estas disposiciones tienen dos objetivos fundamentales: en primer lugar, garantizar que los titulares de derechos dispongan de medios eficaces para hacer valer esos derechos; en segundo lugar, garantizar que los procedimientos de observancia se apliquen de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y prevean salvaguardias contra su abuso.

En el Acuerdo se establece una distinción entre actividad infractora en general, frente a la cual debe disponerse de procedimientos y recursos judiciales civiles, y la falsificación y piratería -las actividades infractoras más patentes y notorias- para las cuales deben preverse además otros procedimientos y recursos, a saber, medidas en frontera y procedimientos penales. A tales efectos, las mercancías falsificadas se definen fundamentalmente como bienes que implican una copia servil de marcas de fábrica o de comercio y las mercancías pirata se definen como mercancías que violan un derecho de reproducción protegido por el derecho de autor o por un derecho conexo.

Obligaciones generales Volver al principio

Las obligaciones generales relativas a la observancia figuran en el artículo 41. En el párrafo 1 se establece que los procedimientos de observancia deben permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual y que los recursos disponibles deben ser ágiles, para prevenir las infracciones, y deben constituir un medio de disuasión de nuevas infracciones. Por otro lado, esos procedimientos deben aplicarse de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deben prever salvaguardias contra su abuso.

Los tres párrafos siguientes contienen algunos principios generales cuya finalidad es que existan ciertas garantías procesales. El párrafo 2 trata de los procedimientos de observancia. Deben ser justos y equitativos y no podrán ser innecesariamente complicados o gravosos ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios. El párrafo 3 se refiere a las decisiones sobre el fondo de un asunto. Se formularán preferentemente por escrito, serán razonadas y se pondrán a disposición de las partes en el procedimiento, por lo menos, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. En el párrafo 4 se exige que se dé a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del asunto. Sin embargo, no es obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

Con arreglo al párrafo 5, queda entendido que las disposiciones en materia de observancia no crean obligación alguna de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Además, se dice que ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general. No obstante, una serie de países han considerado conveniente establecer servicios especiales de observancia que reúnan la experiencia necesaria para luchar eficazmente contra la falsificación y la piratería. Además, algunos países han centralizado determinados tipos de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en un tribunal o un número reducido de tribunales con el fin de asegurarse de que existan los conocimientos especializados necesarios.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos Volver al principio

En la segunda sección se establece que debe disponerse de procedimientos judiciales civiles con respecto a toda actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo. En las disposiciones de esta sección se desarrollan con mayor detalle las características fundamentales que deben tener esos procedimientos.

El artículo 42 contiene determinados principios cuyo objeto es que existan ciertas garantías procesales. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes de las reclamaciones. Debe autorizarse a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no podrán imponer exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes tendrán derecho a fundamentar sus alegaciones y a presentar todas las pruebas pertinentes; se debe identificar y proteger la información confidencial.

El artículo 43 trata de cómo deben aplicarse las normas sobre las pruebas en determinadas situaciones. Cuando una prueba que probablemente es importante para una parte esté en poder de la parte contraria, el tribunal debe estar facultado, siempre que se cumplan determinadas condiciones, para ordenar a dicha parte contraria que aporte esa prueba. Además, podrá autorizarse a los tribunales a que adopten sus decisiones sobre la base de la información que les haya sido presentada cuando una parte deniegue sin motivos sólidos el acceso a pruebas que se hallen en su poder, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas.

Esta sección contiene disposiciones sobre mandamientos judiciales, resarcimiento por daños y otros recursos. En el artículo 44 se dispone que se faculte a los tribunales para dictar mandamientos judiciales, es decir, para ordenar a una parte que desista de una infracción, incluida la posibilidad de impedir que los productos importados infractores entren en los circuitos nacionales de distribución. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad cuando una persona haya actuado de buena fe. En el artículo 45 se prevé que los tribunales deben estar facultados para ordenar al infractor, por lo menos si ha actuado de mala fe, que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado. Deben estar asimismo facultados para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los tribunales podrán estar facultados para ordenar una reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor haya actuado de buena fe.

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, en el artículo 46 se dispone que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o, cuando las disposiciones constitucionales lo permitan, destruidas. Asimismo, debe ser posible disponer de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores. Al examinar las solicitudes presentadas a tales efectos, los tribunales deben tener en cuenta tanto la proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En lo que se refiere a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, se aclara que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Las autoridades judiciales podrán estar facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución (artículo 47). Esta disposición, cuya finalidad es ayudar a los titulares de los derechos a hallar la fuente de las mercancías infractoras y a adoptar las medidas apropiadas contra otras personas que actúen en los circuitos de distribución, debe aplicarse de manera que resulte proporcionada con la gravedad de la infracción.

Se prevén también en esta sección algunas salvaguardias contra el abuso del procedimiento de observancia. En el artículo 48 se establece que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar al demandante que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente al demandado al que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido y por los gastos, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Las autoridades y los funcionarios públicos estarán exentos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe en el curso de la administración de la legislación pertinente.

En el artículo 49 se dispone que, en la medida en que puedan ordenarse recursos civiles como consecuencia de procedimientos administrativos referentes al fondo de un asunto, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esa sección.

Medidas provisionales  Volver al principio

En el artículo 41 se establece que los procedimientos de observancia deben permitir la adopción de medidas eficaces contra las infracciones, con inclusión de recursos ágiles. Como estos procedimientos judiciales pueden llevar bastante tiempo, es necesario que las autoridades judiciales estén facultadas para prestar ayuda provisional al titular del derecho con el fin de poner inmediatamente término a la presunta infracción. Las disposiciones sobre la adopción de medidas provisionales figuran en el artículo 50. En él se dispone que cada país debe velar por que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces con respecto a cualquier derecho de propiedad intelectual. Han de adoptarse medidas provisionales en dos casos. Uno de ellos es cuando son necesarias para impedir que se produzca una infracción o para evitar que las mercancías infractoras entren en los circuitos comerciales. Ello incluye impedir que las mercancías infractoras importadas desaparezcan en los circuitos nacionales de distribución inmediatamente después del despacho de aduana. El otro caso es cuando esas medidas son necesarias para preservar pruebas relacionadas con la presunta infracción.

Para que las medidas provisionales sean eficaces puede ser necesaria su adopción sin aviso previo a la otra parte. Por consiguiente, las autoridades judiciales deben estar facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, inaudita altera parte, es decir, sin haber oído previamente a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas (párrafo 2).

Los tribunales podrán exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga de ser el titular del derecho y de que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción (párrafo 3). Podrá exigírsele también que facilite la información necesaria para la identificación de las mercancías (párrafo 5). Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, deben notificarse sin demora a la parte afectada, a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. El demandado tendrá derecho a revisión, en un plazo razonable contado a partir de la notificación, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas (párrafo 4).

Las disposiciones sobre las medidas provisionales contienen ciertas salvaguardias contra su abuso. Las autoridades judiciales podrán exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos (párrafo 3). Las medidas provisionales se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el demandante no inicia el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto en un plazo razonable que ha de ser determinado por la autoridad judicial que haya ordenado las medidas. A falta de esa determinación, el plazo no podrá ser superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor (párrafo 6). Cuando las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas (párrafo 7).

Los principios enunciados supra son también aplicables a los procedimientos administrativos en la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales como consecuencia de esos procedimientos (párrafo 8).

Para que las medidas provisionales sean eficaces puede ser necesaria su adopción sin aviso previo a la otra parte. Por consiguiente, las autoridades judiciales deben estar facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, inaudita altera parte, es decir, sin haber oído previamente a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas (párrafo 2).

Los tribunales podrán exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga de ser el titular del derecho y de que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción (párrafo 3). Podrá exigírsele también que facilite la información necesaria para la identificación de las mercancías (párrafo 5). Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, deben notificarse sin demora a la parte afectada, a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. El demandado tendrá derecho a revisión, en un plazo razonable contado a partir de la notificación, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas (párrafo 4).

Las disposiciones sobre las medidas provisionales contienen ciertas salvaguardias contra su abuso. Las autoridades judiciales podrán exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos (párrafo 3). Las medidas provisionales se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el demandante no inicia el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto en un plazo razonable que ha de ser determinado por la autoridad judicial que haya ordenado las medidas. A falta de esa determinación, el plazo no podrá ser superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor (párrafo 6). Cuando las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas (párrafo 7).

Los principios enunciados supra son también aplicables a los procedimientos administrativos en la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales como consecuencia de esos procedimientos (párrafo 8).

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera   Volver al principio

En la parte del Acuerdo sobre los ADPIC dedicada a la observancia se hace especial hincapié en los mecanismos internos de observancia, que, si son eficaces, permitirán detener la actividad infractora en el origen: el punto de producción. En los casos en que resulte posible, es un medio de hacer observar los DPI más eficaz y que es menos probable dé lugar a riesgos de discriminación contra las importaciones que las medidas especiales en frontera. No obstante, en el Acuerdo se reconoce que esa observancia en el origen no siempre es posible y que, en todo caso, no todos los países son Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, se reconoce también en el Acuerdo la importancia de los procedimientos de observancia en frontera, que permitirán a los titulares de los derechos obtener la cooperación de las administraciones de aduanas con objeto de impedir el despacho de las mercancías infractoras para libre circulación. Las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera figuran en la sección 4 de la parte del Acuerdo dedicada a la observancia.

De conformidad con el artículo 51 del Acuerdo, entre las mercancías que deben estar sujetas a procedimientos de observancia en frontera deben figurar por lo menos las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor que se presenten para su importación (en la nota de pie de página 14 a dicho artículo figuran las definiciones exactas de esas expresiones). El citado artículo permite que los gobiernos Miembros tengan flexibilidad para incluir o no importaciones de mercancías que entrañen otras infracciones de DPI. Los Miembros tienen asimismo libertad para decidir la aplicación de esos procedimientos a las importaciones paralelas. Ello queda confirmado en la nota de pie de página 13 al mencionado artículo, según la cual queda entendido que no habrá obligación de aplicar esos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento. De conformidad con el artículo 60, los Miembros podrán excluir de la aplicación de esos procedimientos las importaciones de minimis, es decir, pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. El artículo 51 deja a los Miembros la decisión de aplicar procedimientos análogos para la suspensión por parte de las autoridades aduaneras del despacho de mercancías infractoras destinadas a la exportación desde sus territorios o a las mercancías en tránsito.

El mecanismo básico exigido por el Acuerdo es que cada Miembro debe designar unas "autoridades competentes", de carácter administrativo o judicial, a las que los titulares de derechos puedan presentar solicitudes de adopción de medidas por parte de las autoridades de aduanas (artículo 51). El titular de un derecho que presente una solicitud a las autoridades competentes estará obligado a presentar pruebas suficientes de que existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y a facilitar una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante si ha sido aceptada la demanda y, en la afirmativa, el correspondiente plazo, y darán las instrucciones necesarias a los funcionarios de aduanas (artículo 52). Después, corresponderá al demandante iniciar un procedimiento conducente a la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto. En el Acuerdo se exige que se establezca un sistema que permita que se adopten medidas sobre la base de una solicitud del titular de un derecho, pero se deja que sean los Miembros quienes decidan pedir o no a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa. En el artículo 58 figuran algunas disposiciones adicionales aplicables a esa actuación de oficio.

Las disposiciones sobre las medidas en frontera requieren la adopción de lo que son esencialmente medidas provisionales contra las importaciones de mercancías infractoras. Se prevén muchos de los tipos de salvaguardias contra abusos que aparecen en el artículo 50 con respecto a las medidas judiciales provisionales. Las autoridades competentes podrán exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Sin embargo, esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a esos procedimientos (párrafo 1 del artículo 53). Debe notificarse prontamente al importador y al demandante la retención de las mercancías (artículo 54). Si el titular del derecho no inicia un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión en un plazo no superior a 10 días hábiles, se procederá normalmente al despacho de las mercancías (artículo 55). Cuando las mercancías entrañen la presunta infracción de dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, el importador debe tener derecho a obtener su despacho de aduana previo depósito de una fianza suficiente para proteger al titular del derecho de cualquier infracción, aun cuando se haya iniciado un procedimiento conducente a la adopción de una decisión sobre el fondo de la cuestión (párrafo 2 del artículo 53). Una vez se haya iniciado el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto, las autoridades judiciales podrán continuar la suspensión del despacho de aduana de las mercancías en cumplimiento de una medida judicial provisional. En tal caso, se aplicarán las disposiciones sobre medidas provisionales contenidas en el artículo 50. Podrá exigirse al demandante que pague una indemnización adecuada a las personas cuyos intereses se hayan visto desfavorablemente afectados por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado por no haber iniciado a tiempo el demandante el procedimiento conducente a la adopción de una decisión sobre el fondo de la cuestión (artículo 56).

Las autoridades competentes deben estar facultadas para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Cuando, como consecuencia de la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto, se haya concluido que las mercancías infringen un derecho, el Acuerdo deja que sean los Miembros quienes decidan si se informa al titular del derecho sobre otras personas que actúen en el circuito de distribución con el fin de que puedan adoptarse también medidas apropiadas contra ellas (artículo 57).

En lo que se refiere a los recursos, las autoridades competentes deben estar facultadas para ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas o apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite todo daño al titular del derecho. Los principios contenidos en el artículo 46 sobre los recursos civiles -por ejemplo, la necesidad de que exista proporción- son también aplicables a las medidas en frontera. En lo que se refiere a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no podrán permitir, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. Estos recursos se entenderán sin perjuicio de las demás acciones a que pueda acogerse el titular de los derechos -por ejemplo, para obtener indemnización por daños mediante un procedimiento civil- y a reserva también del derecho del demandado a solicitar una revisión por parte de una autoridad judicial (artículo 59).

De conformidad con el artículo 51 del Acuerdo, entre las mercancías que deben estar sujetas a procedimientos de observancia en frontera deben figurar por lo menos las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor que se presenten para su importación (en la nota de pie de página 14 a dicho artículo figuran las definiciones exactas de esas expresiones). El citado artículo permite que los gobiernos Miembros tengan flexibilidad para incluir o no importaciones de mercancías que entrañen otras infracciones de DPI. Los Miembros tienen asimismo libertad para decidir la aplicación de esos procedimientos a las importaciones paralelas. Ello queda confirmado en la nota de pie de página 13 al mencionado artículo, según la cual queda entendido que no habrá obligación de aplicar esos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento. De conformidad con el artículo 60, los Miembros podrán excluir de la aplicación de esos procedimientos las importaciones de minimis, es decir, pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. El artículo 51 deja a los Miembros la decisión de aplicar procedimientos análogos para la suspensión por parte de las autoridades aduaneras del despacho de mercancías infractoras destinadas a la exportación desde sus territorios o a las mercancías en tránsito.

El mecanismo básico exigido por el Acuerdo es que cada Miembro debe designar unas "autoridades competentes", de carácter administrativo o judicial, a las que los titulares de derechos puedan presentar solicitudes de adopción de medidas por parte de las autoridades de aduanas (artículo 51). El titular de un derecho que presente una solicitud a las autoridades competentes estará obligado a presentar pruebas suficientes de que existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y a facilitar una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante si ha sido aceptada la demanda y, en la afirmativa, el correspondiente plazo, y darán las instrucciones necesarias a los funcionarios de aduanas (artículo 52). Después, corresponderá al demandante iniciar un procedimiento conducente a la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto. En el Acuerdo se exige que se establezca un sistema que permita que se adopten medidas sobre la base de una solicitud del titular de un derecho, pero se deja que sean los Miembros quienes decidan pedir o no a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa. En el artículo 58 figuran algunas disposiciones adicionales aplicables a esa actuación de oficio.

Las disposiciones sobre las medidas en frontera requieren la adopción de lo que son esencialmente medidas provisionales contra las importaciones de mercancías infractoras. Se prevén muchos de los tipos de salvaguardias contra abusos que aparecen en el artículo 50 con respecto a las medidas judiciales provisionales. Las autoridades competentes podrán exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Sin embargo, esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a esos procedimientos (párrafo 1 del artículo 53). Debe notificarse prontamente al importador y al demandante la retención de las mercancías (artículo 54). Si el titular del derecho no inicia un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión en un plazo no superior a 10 días hábiles, se procederá normalmente al despacho de las mercancías (artículo 55). Cuando las mercancías entrañen la presunta infracción de dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, el importador debe tener derecho a obtener su despacho de aduana previo depósito de una fianza suficiente para proteger al titular del derecho de cualquier infracción, aun cuando se haya iniciado un procedimiento conducente a la adopción de una decisión sobre el fondo de la cuestión (párrafo 2 del artículo 53). Una vez se haya iniciado el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto, las autoridades judiciales podrán continuar la suspensión del despacho de aduana de las mercancías en cumplimiento de una medida judicial provisional. En tal caso, se aplicarán las disposiciones sobre medidas provisionales contenidas en el artículo 50. Podrá exigirse al demandante que pague una indemnización adecuada a las personas cuyos intereses se hayan visto desfavorablemente afectados por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado por no haber iniciado a tiempo el demandante el procedimiento conducente a la adopción de una decisión sobre el fondo de la cuestión (artículo 56).

Las autoridades competentes deben estar facultadas para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Cuando, como consecuencia de la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto, se haya concluido que las mercancías infringen un derecho, el Acuerdo deja que sean los Miembros quienes decidan si se informa al titular del derecho sobre otras personas que actúen en el circuito de distribución con el fin de que puedan adoptarse también medidas apropiadas contra ellas (artículo 57).

En lo que se refiere a los recursos, las autoridades competentes deben estar facultadas para ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas o apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite todo daño al titular del derecho. Los principios contenidos en el artículo 46 sobre los recursos civiles -por ejemplo, la necesidad de que exista proporción- son también aplicables a las medidas en frontera. En lo que se refiere a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no podrán permitir, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. Estos recursos se entenderán sin perjuicio de las demás acciones a que pueda acogerse el titular de los derechos -por ejemplo, para obtener indemnización por daños mediante un procedimiento civil- y a reserva también del derecho del demandado a solicitar una revisión por parte de una autoridad judicial (artículo 59).

Procedimientos penales Volver al principio

 La sección quinta y última de la parte del Acuerdo sobre los ADPIC dedicada a la observancia trata de los procedimientos penales. De conformidad con el artículo 61, debe preverse que estos procedimientos se apliquen al menos en casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. El Acuerdo deja que sean los Miembros quienes decidan la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Las sanciones deben incluir la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos penales disponibles debe figurar también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para producirlas.